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法学院
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□ 王怡坤
知识产权治理体系的完善是推进国家治理体系现代化目标的实践举措，是国家应对新一轮科技革命和产业发展的重要改革方针，有助于释放我国创新主体的活力，构成我国知识产权强国建设的基础。作为知识产权的重要内容，商标和外观设计专利于实践中无论是在授权确权还是侵权认定方面均存在争议，因此，明确两者的关系，对于更好地理解和适用商标法和专利法，实现我国商标法和专利法保护在先权利、激励创新的理念，进一步完善我国知识产权治理体系具有重要意义。
外观设计与商标法律关系现存问题
一是外观设计专利权与商标权客体构成要素的重合。商标法律领域当中，商标权客体即商标标识。外观设计保护客体包含以下三个要素：以产品为载体；以形状、图案、色彩组成的整体或局部的设计特征，以及富有美感并适于工业应用。结合外观设计与商标客体的特征可知，外观设计专利权与商标权指向的客体本质上具有明显差异，但是由于构成要素有相似性，在特定的形状或样式上仍旧可能存在重叠。当产品的外观设计获得了符合商标法要求的识别性时，就有受到商标法保护的可能性。同样，当立体商标既有非功能的实用性又有美感时，也有可能获得外观设计专利权的保护。商标与外观设计发生权利竞合或冲突的首要原因在于两者形式（构成要素）的可重叠性以及客体的可共存性。商标与外观设计的构成要素均包含图案、色彩及其组合，或者图案、形状、色彩及其组合。受到智能经济的影响，外观设计有向“非实体产品”、纯图像设计扩张的趋势，因此，与商标在表现形式上愈发类似。
二是外观设计专利与商标权权利主体的冲突。外观设计与商标在构成要素上具有重叠性。因此同一对象上可能会存在两种权利，难免造成权利主体之间的冲突。当外观设计专利权与商标权主体同一时，该同一对象有可能存在多重保护，此时多重保护的合理性需要进一步探讨。与此同时，权利主体转让其享有的专利权或商标权时，权利归属以及利益分配问题也有待解决。同一对象上的两项权利主体不同也可能产生权利冲突。具体情形有两种：一是将他人在先商标申请为在后外观设计；二是将他人在先外观设计注册申请为在后商标。向权利人授予更多的权利也许会提供更多的激励，但从经济学的角度而言，当超过“必要”这个限度时，实际上是向公众施加更多不必要的成本。因此，应对此类情形，需要构建合理的冲突解决与利益分配机制。
完善外观设计与商标法律关系的路径
一、制度构建层面。首先，可考虑从客体的角度厘清商标与外观设计的保护范围与边界。外观设计和商标两者本质上属于不同权利客体，保护不同法益。因此，应对相关法律法规进行细化和完善，明确外观设计专利权与商标权的保护范围与边界，尤其是明确两项权利在权利客体上的差异。其次，通过完善立法规制外观设计和商标的恶意申请注册。主要是指将他人在先商标恶意注册为外观设计专利，或将他人在先外观设计恶意注册为商标的情形。一是增加权利人在注册商标或申请外观设计专利对于所申请权利范围的说明义务；二是进一步明确商标构成现有设计及不符合区别性的标准，以及外观设计获得显著性的标准；三是提高打击恶意申请注册的监管力度。最后，应确定权利归属与利益分配规则。明确两种权利主体竞合时的利益分配规则：一是明确赋予同一对象不同权利，进行多重或并行保护并不会妨碍竞争和招致纠纷；二是当外观设计专利权与商标权同时归属于同一主体，而该主体将其中某一项权利单独转让给第三方时，应立法赋予其告知义务，否则受让人没有对原权利人行使自己留存权利的避让义务，保障受让人知情权。同时还应考虑主体分离时的利益分配规则。将他人在先商标申请注册为在后外观设计，需要进一步区分两个主张权利的主体之间是否存在恶意注册人，恶意申请注册的权利应当被宣告无效。
二、行政授权层面。首先，可尝试拓展外观设计保护的客体范围。受智能经济的影响，外观设计有了“脱实向虚”的发展趋势，GUI等新型虚拟客体逐渐进入外观设计保护的范围，域外国家对此也采取积极的保护态度。其次，完善外观设计专利授权判断标准。为了更有效地为不同类型知识产权主体赋权，行政主管部门在进行授权时应更加细化对于不同权利的审查标准。一是明确新颖性要件中现有设计的范围。由于外观设计是产品与设计的结合，因而现有设计的判定需要受限于外观设计相同或近似的产品类别上的设计；二是非功能性的判断则要考虑到外观设计本身的设计空间受限于产品实用功能的现实，应当严格限制非功能性的排除，采用唯一由实用功能决定的标准而不是主要由实用功能决定的标准；三是在授予外观设计专利时应考虑在先权利的保护。对于在先商标权的判断则不能沿用外观设计新颖性和创造性的标准，应当从是否损害在先权利的角度进行考量。最后，实现外观设计与商标授权中数据资源共享并建立协调沟通机制。外观设计专利权和商标权的权利冲突，实质上是两项合法权利在审查和授权上未能有效协调而导致的冲突。因此，在申请和审查阶段，可在外观设计与商标审查机关之间构建信息共享制度。
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| 正确理解外观设计专利与商标法律关系
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| （ 2022-02-23 ） 稿件来源： 法治日报法学院 |
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□ 王怡坤
知识产权治理体系的完善是推进国家治理体系现代化目标的实践举措，是国家应对新一轮科技革命和产业发展的重要改革方针，有助于释放我国创新主体的活力，构成我国知识产权强国建设的基础。作为知识产权的重要内容，商标和外观设计专利于实践中无论是在授权确权还是侵权认定方面均存在争议，因此，明确两者的关系，对于更好地理解和适用商标法和专利法，实现我国商标法和专利法保护在先权利、激励创新的理念，进一步完善我国知识产权治理体系具有重要意义。
外观设计与商标法律关系现存问题
一是外观设计专利权与商标权客体构成要素的重合。商标法律领域当中，商标权客体即商标标识。外观设计保护客体包含以下三个要素：以产品为载体；以形状、图案、色彩组成的整体或局部的设计特征，以及富有美感并适于工业应用。结合外观设计与商标客体的特征可知，外观设计专利权与商标权指向的客体本质上具有明显差异，但是由于构成要素有相似性，在特定的形状或样式上仍旧可能存在重叠。当产品的外观设计获得了符合商标法要求的识别性时，就有受到商标法保护的可能性。同样，当立体商标既有非功能的实用性又有美感时，也有可能获得外观设计专利权的保护。商标与外观设计发生权利竞合或冲突的首要原因在于两者形式（构成要素）的可重叠性以及客体的可共存性。商标与外观设计的构成要素均包含图案、色彩及其组合，或者图案、形状、色彩及其组合。受到智能经济的影响，外观设计有向“非实体产品”、纯图像设计扩张的趋势，因此，与商标在表现形式上愈发类似。
二是外观设计专利与商标权权利主体的冲突。外观设计与商标在构成要素上具有重叠性。因此同一对象上可能会存在两种权利，难免造成权利主体之间的冲突。当外观设计专利权与商标权主体同一时，该同一对象有可能存在多重保护，此时多重保护的合理性需要进一步探讨。与此同时，权利主体转让其享有的专利权或商标权时，权利归属以及利益分配问题也有待解决。同一对象上的两项权利主体不同也可能产生权利冲突。具体情形有两种：一是将他人在先商标申请为在后外观设计；二是将他人在先外观设计注册申请为在后商标。向权利人授予更多的权利也许会提供更多的激励，但从经济学的角度而言，当超过“必要”这个限度时，实际上是向公众施加更多不必要的成本。因此，应对此类情形，需要构建合理的冲突解决与利益分配机制。
完善外观设计与商标法律关系的路径
一、制度构建层面。首先，可考虑从客体的角度厘清商标与外观设计的保护范围与边界。外观设计和商标两者本质上属于不同权利客体，保护不同法益。因此，应对相关法律法规进行细化和完善，明确外观设计专利权与商标权的保护范围与边界，尤其是明确两项权利在权利客体上的差异。其次，通过完善立法规制外观设计和商标的恶意申请注册。主要是指将他人在先商标恶意注册为外观设计专利，或将他人在先外观设计恶意注册为商标的情形。一是增加权利人在注册商标或申请外观设计专利对于所申请权利范围的说明义务；二是进一步明确商标构成现有设计及不符合区别性的标准，以及外观设计获得显著性的标准；三是提高打击恶意申请注册的监管力度。最后，应确定权利归属与利益分配规则。明确两种权利主体竞合时的利益分配规则：一是明确赋予同一对象不同权利，进行多重或并行保护并不会妨碍竞争和招致纠纷；二是当外观设计专利权与商标权同时归属于同一主体，而该主体将其中某一项权利单独转让给第三方时，应立法赋予其告知义务，否则受让人没有对原权利人行使自己留存权利的避让义务，保障受让人知情权。同时还应考虑主体分离时的利益分配规则。将他人在先商标申请注册为在后外观设计，需要进一步区分两个主张权利的主体之间是否存在恶意注册人，恶意申请注册的权利应当被宣告无效。
二、行政授权层面。首先，可尝试拓展外观设计保护的客体范围。受智能经济的影响，外观设计有了“脱实向虚”的发展趋势，GUI等新型虚拟客体逐渐进入外观设计保护的范围，域外国家对此也采取积极的保护态度。其次，完善外观设计专利授权判断标准。为了更有效地为不同类型知识产权主体赋权，行政主管部门在进行授权时应更加细化对于不同权利的审查标准。一是明确新颖性要件中现有设计的范围。由于外观设计是产品与设计的结合，因而现有设计的判定需要受限于外观设计相同或近似的产品类别上的设计；二是非功能性的判断则要考虑到外观设计本身的设计空间受限于产品实用功能的现实，应当严格限制非功能性的排除，采用唯一由实用功能决定的标准而不是主要由实用功能决定的标准；三是在授予外观设计专利时应考虑在先权利的保护。对于在先商标权的判断则不能沿用外观设计新颖性和创造性的标准，应当从是否损害在先权利的角度进行考量。最后，实现外观设计与商标授权中数据资源共享并建立协调沟通机制。外观设计专利权和商标权的权利冲突，实质上是两项合法权利在审查和授权上未能有效协调而导致的冲突。因此，在申请和审查阶段，可在外观设计与商标审查机关之间构建信息共享制度。
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